21年前抢注的商标,竟被宣告无效?
北京高院为老字号“撑腰”背后的驰名商标保护战
曲延兴律师
当一枚注册于2005年的商标,在2022年被老字号企业提起无效宣告,超出法定五年期限的维权请求能否得到支持?北京市高级人民法院作出的(2024)京行终7329号终审判决,给出了极具指导意义的答案。本案不仅将“钻石牌”的驰名商标保护时间回溯至21年前,更明确了恶意注册情形下驰名商标所有人的权利救济路径。对于法律从业者而言,本案是理解驰名商标个案认定、跨类保护及恶意注册推定规则的鲜活样本;对于企业主尤其是老字号经营者,这份判决更是防范商标侵权、高效维权的实操指南。本文将从专业视角拆解该案裁判要旨,为企业与法律从业者提供实务参考。
一、裁判要旨
1.驰名商标的回溯认定:在诉争商标申请日前(2003年10月14日),引证商标一在“电风扇”商品上已通过持续使用、广泛宣传形成较高知名度,为相关公众所熟知,符合2001年《商标法》第十四条规定的驰名商标构成要件,应认定为驰名商标。
2.恶意注册的司法推定:诉争商标申请人明知他人在先商标具有驰名地位,仍注册与之近似的商标,且核定使用商品高度关联,同时存在批量注册近似商标、无正当理由不应诉答辩等客观行为,可推定其具有攀附他人商誉的主观恶意。
3.期限限制的例外适用:依据现行《商标法》第四十五条第一款,对恶意注册的驰名商标,所有人提起无效宣告请求不受自注册之日起五年的期限限制,本案中超出法定期限的维权请求应获支持。
二、基本案情
(一)当事人主体
1.上诉人(一审被告):国家知识产权局
2.被上诉人(一审原告):广东三角牌电器股份有限公司(以下简称“三角牌电器公司”)
3.一审第三人:诉争商标注册人彭某某
(二)商标基本信息
1.诉争商标:第3751728号“钻石宝兰 ZUANSHIBAOLAN 及图”商标,2003年10月14日申请注册,2005年12月28日核准注册,专用期限至2025年12月27日,核定使用于第11类“消毒碗柜、电热水器、风扇(空气调节)”等商品。
2.引证商标一:第47099号“钻石 + DIAMOND”商标,注册于1964年10月1日,专用期限至2033年2月28日,核定使用于第11类 “电风扇、电热水器、消毒碗柜”等商品,注册人为三角牌电器公司。
(三)案件进程
1.2022年8月29日,三角牌电器公司以诉争商标构成恶意注册、侵犯其驰名商标权利为由,向国家知识产权局提出无效宣告请求,并提交荣誉证书、宣传合同、销售数据等证据。
2.国家知识产权局向彭某某送达的答辩通知被退回,经公告送达后,彭某某未予答辩。
3.2023年8月10日,国家知识产权局作出商评字[2023]第232418号裁定,认为诉争商标的申请注册未违反2013年《商标法》第十三条第三款规定,裁定维持诉争商标有效。
4.三角牌电器公司不服该裁定,向北京知识产权法院提起行政诉讼,并补充提交13组证据,包括品牌知名度证据、司法保护记录、诉争商标申请人恶意注册证据等。
5.北京知识产权法院作出(2023)京73行初19382号判决,撤销被诉裁定,判令国家知识产权局重新作出裁定。
6.国家知识产权局不服一审判决,提起上诉,北京市高级人民法院于2024年10月30日作出(2024)京行终7329号终审判决,驳回上诉,维持原判。
三、争议焦点
1.引证商标一在诉争商标申请日前(2003年10月14日)是否构成驰名商标?
2.诉争商标是否属于对引证商标一的复制、摹仿,是否会误导公众并损害三角牌电器公司的合法利益?
3.彭某某申请注册诉争商标是否具有主观恶意,三角牌电器公司超出五年期限提出的无效宣告请求能否得到支持?
四、法院认定
(一)关于引证商标一的驰名状态认定
法院认为,认定驰名商标应遵循个案认定、被动认定和按需认定原则,结合2001年《商标法》第十四条规定的五项因素综合判断:
1.知晓程度:三角牌电器公司提交的1991年“中国驰名商标”提名奖、1992年至2008年间多份广东省及广州市著名商标证书等证据,证明引证商标一长期积累了较高市场声誉;
2.使用持续时间:引证商标一自1964年注册以来持续使用,在诉争商标申请日前已拥有近40年使用历史;
3.宣传工作:2001年至2003年间的广交会专刊宣传、广州市电视台广告投放、CCRV-1广告合同等证据,证明其宣传具有持续性和广泛地理范围;
4.受保护记录:多份生效司法判决已认定引证商标一在2010年构成驰名商标,其驰名状态具有延续性;
5.其他因素:销售数据、市场占有率报告、专项审计报告等证据,印证了引证商标一在相关市场的影响力。
综上,法院认定引证商标一在2003年10月14日前已在“电风扇”商品上构成驰名商标。
(二)关于诉争商标的复制、摹仿认定
诉争商标由“钻石宝兰”汉字、对应汉语拼音及钻石图形构成,其核心识别部分“钻石”与引证商标一的显著识别文字完全一致,在文字构成、呼叫、整体外观上高度近似,构成对引证商标一的复制、摹仿。同时,诉争商标核定使用的“消毒碗柜、电热水器、风扇”等商品,与引证商标一赖以驰名的“电风扇”商品在销售渠道、消费群体、功能用途等方面存在高度关联性,二者共存易导致相关公众对商品来源产生混淆误认,损害三角牌电器公司的商标权益。
(三)关于主观恶意的认定及期限限制例外
法院指出,恶意注册的认定应结合申请人的客观行为推定主观意图:
1.彭某某明知引证商标一具有驰名地位,未履行合理避让义务,注册近似商标并使用于关联商品;
2.除诉争商标外,彭某某还批量申请注册“钻石阳光”“钻石缘”“钻石王子及图”等多枚与引证商标一近似的商标,具有明显的囤积和攀附意图;
3.彭某某在行政程序和诉讼程序中均未应诉答辩,未提交任何证据证明其注册行为的正当性。
依据现行《商标法》第四十五条第一款规定,对恶意注册的驰名商标,所有人不受五年期限限制。本案中,三角牌电器公司的无效宣告请求虽超出五年期限,但因彭某某的恶意注册情形成立,故其请求应获支持。
五、裁判结果
1.一审判决:撤销国家知识产权局作出的商评字[2023]第232418号裁定;判令国家知识产权局重新作出裁定。
2.二审判决:驳回国家知识产权局的上诉请求,维持一审判决。
六、律师分析
(一)企业商标权利保护的风险规避要点
1、强化驰名商标证据留存意识:驰名商标的认定依赖充分的证据支撑,企业应建立长期证据留存机制,包括但不限于:荣誉证书、商标使用合同、销售发票、市场占有率报告、广告宣传合同及发票、媒体报道、参展记录等,尤其要注重早期使用和知名度证据的归档,为可能的回溯认定奠定基础。
2、建立商标监测与预警机制:企业应定期通过商标数据库、市场调研等方式监测近似商标申请情况,对涉嫌恶意注册的商标及时提出异议或无效宣告,避免因拖延导致维权被动。对于老字号企业,更应重点监测核心商标在关联商品类别的注册动态,防范跨类侵权。
3、规范商标布局策略:企业应围绕核心商标进行多类别注册,构建商标保护矩阵,同时避免囤积非必要商标,确保注册行为具有正当性。在申请商标时,应避让他人在先驰名商标,避免因近似性导致注册失败或被宣告无效。
(二)商标侵权后的维权策略指引
1、精准选择维权路径:针对恶意注册行为,可根据商标注册阶段选择异议程序(初审公告期)、无效宣告程序(注册后),或针对侵权使用行为提起民事诉讼。本案中,三角牌电器公司在行政程序未果后及时提起行政诉讼,并补充关键证据,最终实现维权目标,体现了程序选择的重要性。
2、强化恶意注册的证据收集:主张他人恶意注册时,应重点收集以下证据:(1)在先商标的驰名或知名证据;(2)对方明知在先商标的证据(如行业关联、曾有合作关系等);(3)对方批量注册近似商标的证据;(4)对方无实际使用意图的证据;(5)对方不应诉、不提交答辩意见等规避行为的证据,通过客观行为推定主观恶意。
3、善用驰名商标的特殊保护规则:驰名商标享有跨类保护特权,且对恶意注册不受五年期限限制。企业在维权时,应积极主张驰名商标权利,提交充分证据证明商标的驰名状态和对方的恶意,突破期限和类别限制,最大化保护自身权益。
4、注重行政与司法程序的衔接:行政程序是商标维权的重要环节,但并非终点。当行政裁决不利于自身时,应在法定期限内提起行政诉讼,通过司法程序纠正行政机关的认定偏差。本案中,一审法院和二审法院均支持了三角牌电器公司的主张,彰显了司法对驰名商标的强力保护。
(三)法律从业者的实务启示
1、驰名商标认定的证据组织技巧:在办理驰名商标相关案件时,应按照“知晓程度 - 使用持续时间 - 宣传力度 - 保护记录 - 市场影响”的逻辑组织证据链,注重证据的关联性和时效性,尤其对于回溯性认定,需重点梳理诉争商标申请日前的证据,确保每个认定要素都有充分支撑。
2、恶意注册的司法认定标准把握:司法实践中,恶意注册的认定通常综合考虑以下因素:在先商标的知名度、诉争商标与在先商标的近似程度、商品关联度、申请人的注册行为模式、是否存在规避行为等。律师应从上述角度全面收集证据,构建完整的恶意认定逻辑。
3、法律适用的时间效力问题:本案涉及2001年《商标法》与现行《商标法》的适用衔接,实体问题适用商标申请时的法律,程序问题适用现行法律。在办理跨时期商标纠纷时,应准确把握法律适用的时间效力规则,确保法律依据的正确性。
本案的判决不仅为老字号企业的商标维权提供了宝贵经验,也进一步明确了驰名商标保护和恶意注册规制的司法导向。对于企业而言,商标是核心无形资产,唯有强化保护意识、完善保护策略、掌握维权技巧,才能有效防范侵权风险;对于法律从业者,本案的证据组织、法律适用和逻辑论证方法,可为同类案件的办理提供重要参考。在知识产权保护日益强化的时代背景下,唯有尊重在先权利、诚信经营,才能实现市场秩序的良性循环。