搜索
搜索
从一起侵犯专利权纠纷案看等同原则的适用
——曲延兴 律师
【内容摘要】
近年来，随着知识产权保护力度的不断加大，在专利侵权的司法实践中，被控侵权人完全仿制他人专利产品或者照抄他人专利技术的专利侵权行为已很少见，转而采用在其产品中作些与专利产品或工艺略有不同、非本质的变化的方法，以达到规避侵权责任的目的，因此在我国发明和实用新型专利侵权纠纷案中，涉及等同侵权的专利侵权案件的数量越来越多。本文试图从一起被最高人民法院再审改判的一专利侵权纠纷案入手，探讨等同原则的适用，并对适用的合理限制提出一些看法，以期对这方面的研讨起到抛砖引玉的作用。
【关键词】专利侵权 等同原则 适用 合理限制
一、基本案情
二、法院判决
1、一审法院判决。南京市中级人民法院一审认为：金铃公司生产音板的设备上没有导向板装置，缺少专利保护范围中的必要技术特征，不构成侵权。该院依照原专利法第五十九条规定，判决：驳回机芯总厂的诉讼请求。
2、二审法院判决。江苏省高级人民法院二审认为：1、就形式结构而言，机芯总厂的专利权利要求书中书载的导向板与被控侵权产品中的限位装置相同；2、被控侵权产品的限位装置与专利技术的导向板虽然在形式结构上相同，但由于限位装置缺乏专利技术导向板能固定盲板的必要技术特征，改变了其在设备中的位置及其与其他部件的结合关系，从而使切割方法也不同，并因此导致其在使用目的、作用、效果上的不同。故被控侵权产品中的限位装置与专利技术的导向板不属于等同技术的替代。同时，由于专利说明书中已明确将盲板不固定在导向板上而是呈悬臂状腾空地接受旋转刀片的割入加工排除在权利要求之外。所以，被控侵权产品未落入专利权保护范围，金铃公司未侵犯机芯总厂的专利权。该院依照民事诉讼法第一百五十三条第一款第一项的规定判决：驳回上诉，维持原判。
3、再审判决。最高人民法院再审认为：被控侵权产品和方法以将专利中固定盲板和导向为一体的导向板一个技术特征，分解成分别进行固定盲板和导向的防震限位板和工件拖板两个技术特征相替换，属于与专利权利要求中的必要技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果的等同物，落入了机芯总厂专利权的保护范围，构成侵犯专利权。专利说明书中的实施例是专利技术的最佳实施方案，不是专利技术的全部内容，实施例不能用来限制专利权的保护范围。原审法院以被控侵权产品限位装置缺乏专利技术导向极能固定盲板的必要技术特征，专利说明书实施部分载有“在加工时由于盲板不是呈悬臂状”字样为由，认定金铃公司不构成专利侵权是不妥的。判令金铃公司立即停止侵犯机芯总厂所取得专利权的行为，并赔偿因侵犯机芯总厂专利权而给该厂造成的损失。
三、律师评析
（一）关于专利侵权诉讼中的等同原则。
所谓专利侵权诉讼中的等同原则是指将被控侵权物的技术特征与涉案专利的独立权利要求中记载的必要技术特征进行比较，对于被控侵权物所采用的与专利的必要技术特征不同的技术特征进一步分析，如果该技术特征以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本技术领域的普通技术人员无须经过创造性劳动就能够得出的特征，人民法院将适用等同原则确认侵权。
专利侵权诉讼中的等同原则是1950年美国最高法院在Graver案中被正式确立的，该原则已被各国司法实践所适用，在我国的诉讼实践中也早已被应用，但我国的法律、法规却未对等同原则作出明确的规定，只是最高人民法院于2001年通过的《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》[（2001）法释字第21号]中第一次对等同原则作出了规定。该规定第十七条规定：“专利法第五十六条第一款所称的“发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准，说明书及附图可以用于解释权利要求”，是指专利权的保护范围应当以权利要求书中明确记载的必要技术特征所确定的范围为准，也包括与该必要技术特征相等同的特征所确定的范围。”该条规定将专利侵权所适用的保护范围不仅包括覆盖专利权利要求书中所记载的技术特征，还扩展到与权利要求书中所记载的技术特征等同的技术特征。
（二）本案能否适用等同原则认定金铃公司侵犯机芯总厂的专利权
本案中，涉案专利成键加工设备的必要技术特征可以分解为五个：1、一种机械奏鸣装置音板成键加工设备，它包括在平板型金属盲板上切割出梳状缝隙的割刀和将被加工的金属盲板夹持的固定装置；2、所述的割刀是由多片圆形薄片状磨轮按半径自小到大的顺序平行同心的组成一塔状的割刀组；3、所述的盲板固定装置是一个开有梳缝的导向板，它是一块厚实而耐磨的块板，其作为导向槽的每条梳缝相互平行、均布、等宽；4、所述的塔状割刀组，其相邻刀片之间的间距距离与所述导向板相邻梳缝之间的导向板厚度大体相等；5、所述的塔状割刀组的磨轮按其半径排列的梯度等于音板的音键按其长短排列的梯度。成键方法的必要技术特征可以分解为三个：1、采用由片状磨轮对盲板相对运动进行磨割、加工出规定割深的音键；2、在整个磨割过程中塔状割刀组的每片磨轮始终嵌入所述导向板的相应梳缝内并在其内往复运动；3、盲板被准确定位并夹固在所述的导向板上。就被控侵权的成键设备来说，其与专利权利要求相对应的五个技术特征相比，1、2、4、5四个特征完全相同。与特征3的区别在于：被控侵权设备的盲板不是固定在防震限位板（即权利要求所说的导向板）上，而是另增加一个工件拖板，盲板固定在工作拖板上。就被控侵权的成键方法来说，被控侵权的成键方法与专利权利要求相对应的三个技术特征相比，1、2两个特征完全相同，与特征3的区别在于：被控侵权的成键方法，其盲板不是夹固在防震限位板上，而是夹固在工件拖板上。
根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》规定，在进行专利侵权等同判断时，应将被控侵权产品的技术方案与涉案专利必要技术特征相比较，判断二者是否以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到这一原则出发。因此，判断金铃公司是否侵犯机芯总厂的专利权的关键是看被控侵权的成健设备和成健方法与涉案专利必要技术特征相比较，其不同的技术特征是否以基本相同的手段，实现基本相同的功能，达到基本相同的效果，并且本领域的普通技术人员无需经过创造性劳动就能够联想到。
从对涉案专利及被控侵权物技术特征的分析，可以看出涉案专利中的导向板是导向和固定盲板结合一起的整体装置，其功能即可以导向，又可以固定盲板，构成一个整体的技术特征。而被控侵仅产品和方法是将导向和固定盲板这一整体的技术特征予以分解，替换成由防震限位板导向、工件拖板固定盲板两个技术特征；而它们结合为整体，仍起导向和固定盲板的作用。这种作法对于具有机械专业知识的普通技术人员而言，无需创造性的劳动就能实现。因此，应当属于等同技术的替代。所以，尽管被控侵权物不具备涉案专利权利要求的全部特征,但是被控侵权物不具备的专利特征在被控侵权物上面能够找到该特征的等同替换物，再审法院在本案中适用等同原则认定金铃公司侵犯机芯总厂的专利权是完全正确的。
（三）诉讼实践中如何正确适用等同原则
“等同原则”是专利侵权判定中的一项重要原则，根据最高人民法院《关于审理专利纠纷案件适用法律问题的若干规定》规定，判断被控侵权物中是否具有与授权专利相应特征相等同的特征，必须从手段、功能、效果以及本领域普通技术人员是否显而易见等四个方面进行比较，如果两者的手段、功能、效果基本相同，而且对于本领域普通技术人员来说也是显而易见的话，则可以认定为等同，否则就不能认定为等同。
所谓“基本相同的手段”是指，在侵权行为发生时，本领域中的普通技术人员很容易想到将专利权利要求中的某一项技术特征替换成另一种手段或者方式，而不需要做出创造性的劳动。例如，一项专利权利要求中的一项特征是两个部件的机械连接采用铆钉连接，被控侵权物采用螺钉连接进行替换就属于本领域普通技术人员不需要做出创造性劳动就能够做出的替换。所谓“基本相同的功能”是指被控侵权物的某项特征与专利权利要求中的某项特征所实现的功能基本相同。所谓“基本相同的效果”是指就整体方案而言，为实现发明目的，替换所产生的效果与被替换的技术特征所产生的效果基本是相同的。尽管适用等同原则是指“与权利要求中具体某项具体特征的等同”而不是“整体等同”，但不是“整体等同”决不意味着在适用等同原则时不考虑整体方案。从整体方案上考虑效果必须结合专利的发明目的，这一点是非常重要的，可能直接影响到判定的结果。比如，本案中就考虑了整体方案的发明目的，而二审法院就没有结合发明目的来考虑这个问题，因此，得出了截然相反的结论。所谓“本领域普通技术人员”是一种假想的人,专利局《审查指南》对此的定义是,他的知识水平随着时间的不同而不同。他既不是专家也不是初学者。在适用等同原则进行等同判断时，不能以专家或公众的专业知识水平为标准，而应以专利所属领域的普通技术人员所具有的理论知识和操作技能为参照，所属领域的普通技术人员基于权利要求中所披露的发明，借助其专业知识，不需要再进行创造性的思考即可联想到的技术手段，就是等效手段，就可认定为等同。
适用等同原则进行等同判定还需要明确侵权判定的基准时间问题，也就是在判定两个技术特征是否构成等同时，到底应该以专利申请日、专利公开日、专利授权公告日还是专利侵权日为标准呢？目前在国内有两种主流观点，一种观点是以专利侵权日为基准时间，另一种观点是以专利的申请日为基准时间。在司法实践中采用的是专利侵权日为判断是否构成等同的时间标准。笔者也同意此观点，因为专利的保护期限往往较长，特别是发明专利，保护期为20年，而现代技术的发展非常快，专利权人不可能在若干年前申请专利时就将未来20年内可能出现的等同技术手段全部涵盖在申请文件中，假如被控侵权物基本上使用了专利的技术方案，只是由于出现了新的技术，才用新技术替换了专利的某一项特征，如果以专利申请日为基准日，那么这种替换是本领域普通技术人员在那个时候无法想到的，应不构成侵权，但是这种结论对专利权人是不公平的，因为，被控侵权物基本上使用了专利的技术方案，只不过利用新出现的技术替换了专利的某一项技术特征。按照这种思路下去，就会有很多专利，因为新技术的出现无法受到保护。
（四）适用等同原则的合理限制
在适用等同原则进行专利侵权判定中，等同原则实质是将专利权的保护范围扩大到权利要求文字记载的范围以外，以此来使专利权人的利益得到充分保护，显然是有利于专利权人的，但是在适用等同原则进行专利侵权判定的同时，还应考虑公众的利益，不能一味强调等同而侵害社会公众的利益，因此有必要对正确适用等同原则进行专利侵权判定做出合理限制，对于专利权人声明放弃以及进入公有领域的技术内容应当从等同范围中排除。
对于专利权人声明放弃的技术内容，是指在专利申请的审批、专利权的撤销或者无效宣告程序中专利权人为确定其专利的新颖性或创造性，通过书面声明或者文件修改，对权利要求的保护范围做了限制或者部分地放弃，并因此获得了专利权，那么在专利侵权诉讼程序中法院在适用等同原则确定保护范围时，禁止将已被排除或者已经放弃的内容重新纳入专利保护范围，即禁止反悔原则。应该说，这部分已经放弃或限制的内容是不允许权利人在进行侵权判定时再将其纳入等同的保护范围。否则，则会出现针对同一专利权而存在专利授权时和侵权判定时同一专利在两个不同阶段所确定的保护范围不一致的矛盾。
对于进入公有领域的技术内容，也就是公知技术，属于社会公众可以免费使用的技术，专利权人在行使专利权的同时不能侵害社会公众实施自由公知技术的权利，因此，公知技术不能纳入专利权人的保护范围。在被控侵权物与专利权利要求所记载的专利技术特征等同的情况下，如果被控侵权物与一项自由公知技术相同或等同，那么不构成侵权。可作为自由公知技术进行抗辩的技术一般应具备三个条件：一是公知技术必须是可自由使用的；二是公知技术必须是非组合而成的；三是公知技术必须是极为近似或完全相同的。
[参考文献]：
[1] 尹新天，《专利权的保护》，专利文献出版社，1998年版。
[2] 刘惠明：《试论确定专利保护范围的等同原则》，见外国法译评（法学译丛），1999年第4期。
[3] 程永顺：《专利侵权判定实务》，法律出版社2002 年版。
[4] 谭筱清：《等同原则适用的限制条件》，见《人民司法》2004年第3 期
[5] 胡淑珠：“判定专利侵权的等同原则在我国审判实践中的适用与限制”，载于《法学》2006年第8期
[6] 童兆洪主编：《知识产权判案评述》，人民法院出版社2003年1月第1版。
2011-05-25
