从败诉到翻盘:
米其林轮胎为何能“跨类”击退玩具商标?
曲延兴律师
在知识产权保护日益强化的今天,驰名商标作为企业核心无形资产,其跨类保护问题始终是行业关注的焦点。当知名品牌遭遇他人在非类似商品上的商标“搭便车”,如何界定保护范围?企业又该如何防范此类风险、维护自身权益?北京市高级人民法院就米其林集团总公司与国家知识产权局、广东美奇林互动科技有限公司商标权无效宣告请求行政纠纷案作出的二审判决,为这些问题提供了权威答案。本文将通过拆解该案核心要点,结合法律规定与实务经验,为法律从业者及企业主提供专业参考。
一、裁判要旨
1.驰名商标保护遵循“按需认定”原则,适用2013年《商标法》第十三条第三款主张权利需同时满足四项要件:引证商标在诉争商标申请前已达驰名程度、诉争商标构成对驰名商标的复制/摹仿/翻译、诉争商标核定商品与驰名商标核定商品非类似、二者共存易误导公众并损害驰名商标所有人利益。
2.驰名商标跨类保护范围与其知名度和显著性直接挂钩:知名度越高、显著性越强,跨类保护的辐射范围越广,反之则应严格限定保护边界,避免过度保护影响市场竞争。
3.臆造词构成的驰名商标,其显著识别部分具有极强的区分度,他人在无合理解释的情况下使用近似词汇作为商标,可直接认定为复制、摹仿。
4.商标注册中存在大批量、规模性抢注他人知名商标行为的,可能构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”,依法应宣告无效。
二、基本案情
(一)涉案商标情况
1、诉争商标:注册人为广东美奇林互动科技有限公司,注册号 19240349,申请日期2016年3月7日,核定使用在第28类“积木(玩具)、玩具汽车、智能玩具、纸牌、体育活动用球、哑铃”等商品上,专用权期限至2028年2月20日,商标标志为“美奇林科技 MECHELEN M 及图”。
2、引证商标:
引证商标三(注册号519749):注册人米其林集团总公司,1989 年申请注册,核定使用在第12类“轮胎、内胎、车轮”等商品上,专用权期限至2030年5月19日。
引证商标四(注册号136402):注册人米其林集团总公司,1980 年注册公告,核定使用在第12类“轮胎、内胎、打气阀”等商品上,专用权期限至2030年4月14日。
两引证商标经米其林公司长期使用和广泛宣传,在“轮胎”商品上已形成稳定对应关系,为相关公众广为知晓。
(二)案件进程
1、国家知识产权局作出商评字[2021]第119906号裁定,维持诉争商标在除“积木(玩具)、玩具汽车、智能玩具”外其余商品上的注册,认定诉争商标与引证商标差异较大,未违反2013年《商标法》第十三条第三款。
2、米其林公司不服,向北京知识产权法院提起诉讼,一审法院驳回其诉讼请求。
3、米其林公司提起上诉,北京市高级人民法院于2024年2月8日作出二审判决,撤销一审判决及国家知识产权局原裁定,要求国家知识产权局重新作出决定。
三、争议焦点
1.诉争商标在除“积木(玩具)、玩具汽车、智能玩具”外的其余商品上的注册,是否构成对引证商标三、四的复制、摹仿?
2.诉争商标与驰名商标共存是否易误导公众,损害米其林公司利益,进而违反2013年《商标法》第十三条第三款?
3.诉争商标的注册是否存在不正当手段,违反2013年《商标法》第四十四条第一款?
四、法院认定
(一)引证商标已达驰名程度
结合米其林公司提交的驰名商标认证记录、在先裁判文书、媒体报道、广告费用支出等证据,以及北京高院此前作出的生效判决认定事实,法院确认在诉争商标申请日(2016年3月7日)前,引证商标三“米其林”与引证商标四“MICHELIN”在“轮胎”商品上已在中国境内为相关公众广为知晓,形成稳定对应关系,符合驰名商标认定标准。
(二)诉争商标构成对驰名商标的复制、摹仿
诉争商标的显著识别部分为“美奇林”“MECHELEN”,与引证商标三“米其林”、引证商标四“MICHELIN”在文字构成、认读发音、整体视觉效果上未形成明显区分。且“米其林”“MICHELIN”均为臆造词,无固定中文含义,美奇林公司未能对其商标中包含近似词汇作出合理解释,故认定诉争商标构成对引证商标的复制、摹仿。
(三)跨类保护的适用条件成立
尽管诉争商标核定使用的“纸牌、哑铃”等商品与引证商标赖以驰名的“轮胎”商品在功能用途、消费对象等方面存在差异,但鉴于引证商标具有极高知名度和强显著性,若允许诉争商标共存,易使相关公众误认为二者存在关联关系,进而减弱引证商标的显著性,或不正当利用其市场声誉,损害米其林公司的合法利益,符合2013年《商标法》第十三条第三款规定的跨类保护条件。
(四)关于不正当手段的认定
经查,美奇林公司在第9、18、27、28等多个类别上注册了12件包含“美奇林科技 MECHELEN”等近似标志的商标,同时还注册了与案外知名品牌“SUNKID”相关的6件商标,存在大批量、规模性抢注他人知名商标的行为,扰乱了商标注册秩序,构成《商标法》第四十四条第一款规定的“以其他不正当手段取得注册”。
五、裁判结果
1.撤销北京知识产权法院(2021)京73行初14382号行政判决;
2.撤销国家知识产权局商评字[2021]第119906号《关于第19240349号“美奇林科技 MECHELEN M 及图”商标无效宣告请求裁定书》;
3.判令国家知识产权局就米其林集团总公司针对诉争商标提出的无效宣告申请重新作出决定;
4.一、二审案件受理费均由国家知识产权局负担。
六、律师分析
(一)企业驰名商标保护与风险规避要点
1、强化驰名商标证据留存:企业应持续收集商标使用证据,包括广告宣传费用凭证、媒体报道、销售数据、市场占有率报告、获奖记录、在先驰名认定文书等,建立完整的证据链,为后续维权提供支撑。尤其对于臆造词商标,需重点证明其通过使用获得的显著性和知名度。
2、合理界定跨类保护范围:驰名商标并非“全类保护”,企业需根据商标知名度和显著性程度,针对性地选择保护类别。对于高知名度驰名商标,可在关联度较高的非类似商品上提前布局注册,防范“搭便车”行为;对于知名度有限的商标,应聚焦核心类别,避免盲目主张跨类保护。
3、警惕商标注册“不正当手段”风险:企业在申请商标时,应遵循诚实信用原则,不得抄袭、摹仿他人知名商标,更不能实施大批量抢注行为。建议在商标申请前进行全面检索,评估近似风险,避免因商标无效给企业经营带来损失。
4、建立商标监测与维权机制:企业应定期对商标公告、市场动态进行监测,及时发现他人申请注册的近似商标,在异议期、无效宣告期内主动维权。对于已发生的侵权行为,可通过行政投诉、民事诉讼等多种途径主张权利,必要时申请驰名商标认定以获得更广泛的保护。
(二)法律实务操作指引
1、驰名商标认定的举证重点:主张商标驰名的当事人,需重点证明引证商标在诉争商标申请日前的使用时长、宣传范围、市场影响力等,优先提交行政机关或司法机关作出的在先驰名认定文书,提高认定效率。
2、近似商标的判断标准:司法实践中,判断商标是否近似需以相关公众的一般注意力为标准,既要比对商标整体,也要重点比对显著识别部分,同时结合商标的显著性、知名度等因素综合考量。对于臆造词商标,近似判断标准更为严格,细微差异不足以排除混淆可能性。
3、跨类保护的核心逻辑:驰名商标跨类保护的本质是反淡化保护,其核心在于防止他人不正当利用驰名商标的商誉,或减弱驰名商标的显著性。因此,在判断是否构成“误导公众”时,并非要求必然造成商品来源混淆,而是关注是否存在关联关系的误认。
本案作为北京高院发布的知识产权司法保护典型案例,明确了驰名商标跨类保护的裁判逻辑,既依法保护了驰名商标所有人的合法权益,又避免了过度保护对市场竞争的限制。对于法律从业者而言,本案的裁判思路为类似案件的处理提供了重要参考;对于企业主而言,本案也敲响了商标保护的警钟 —— 唯有重视商标布局、规范商标使用、及时主动维权,才能有效防范商标风险,守护企业的核心无形资产。