浅析专利法第十一条

前几天审查一份实用新型专利实施许可合同时，注意到合同中有这样的一个条款：“被许可人只能在烟台开发区内生产使用许可人的专利，如在约定的区域外生产、使用该专利技术，应经许可人同意。”作为被许可人的顾问律师，笔者向被许可人指出：“《中华人民共和国专利法》第十一条规定：‘发明和实用新型专利权被授予后，除本法另有规定的以外，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、使用、许诺销售、销售、进口其专利产品，或者使用其专利方法以及使用、许诺销售、销售、进口依照该专利方法直接获得的产品。外观设计专利权被授予后，任何单位或者个人未经专利权人许可，都不得实施其专利，即不得为生产经营目的制造、销售、进口其外观设计专利产品。’作为被许可人，合同中只约定了被许可人‘在烟台开发区内生产使用许可实施人的专利’，这在客观上就造成被许可人只能采取制造和使用该专利的行为，而无法进行销售、许诺销售和进口该专利的行为，许可人一旦从事了销售、许诺销售和进口该专利的行为，许可实施人就有理由追究被许可人的侵权责任，这完全违背了被许可人为了制造销售专利产品才签订合同的初衷，对被许可人是十分不利的，应当改为‘被许可人只能在烟台开发区内实施许可人的专利，如在约定的区域外实施该专利技术，应经许可人同意。’”由此，笔者想就《专利法》第十一条的规定浅析如下。   《专利法》第十一条是专利法中最重要的条款之一，它规定了专利权的效力，确定了专利权人的利益界限，是判断一个行为是否构成专利侵权行为的依据。    首先，《专利法》第十一条对专利侵权行为在主观上进行了界定即“为生产经营目的”。这里所说的“为生产经营目的”指的是为工农业生产或者为商业经营的目的，由于范围比较广泛，因此我们通常从以下几个方面入手进行分析：一、行为的主体。盈利性单位的行为一般均有为生产经营目的的性质，而非盈利性单位的行为一般没有为生产经营目的的性质，但是，非盈利性单位的某些制造、使用和进口行为也有为生产经营目的的性质，例如医疗机构为诊断疾病而使用专利医疗设备等。二、行为的方式。《专利法》第十一条列举了五种实施专利的行为方式，其中许诺销售和销售行为无论其实施主体是谁一，一般都有为生产经营目的的性质，而制造、使用和进口行为则要根据具体情况具体分析。三、行为的性质和范围即分析实施专利的行为是否得到专利权人许可、实施专利行为的区域、方式、时间是否超过了被许可的范围等等。    其次，《专利法》第十一条对专利侵权行为在客观上进行了列举。《专利法》保护的发明创造包括发明、实用新型和外观设计，对于不同的专利类型，《专利法》第十一条列举了不同的侵权行为方式。    一　、发明和实用新型专利。由于根据发明创造的最终物质表现形式，发明可分为产品发明专利和方法发明专利，而实用新型则只能获得产品专利，因此，对于发明和实用新型专利来说，侵权行为可分为侵犯产品专利的行为和侵犯方法专利的行为。下面分别就两种行为进行解释。    1　、侵犯产品专利的行为。首先我们要知道什么样的产品是专利产品？简单的说，专利产品就是具有一项专利的某项权利要求所记载的全部技术特征的产品，专利产品的具体受保护范围由其获得的专利权的范围所决定。《专利法》第十一条将下述五种行为列为侵犯产品专利的行为：未经专利权人许可，为生产经营目的而（1）制造（2）使用（3）销售　　（4）许诺销售（5）进口专利产品。   Ⅰ　、制造专利产品。《专利法》对专利产品的制造提供的是绝对的保护，不论制造者是故意、过失还是其他受限制的制造行为，只要是未经专利权人许可为生产经营目制造均被认为是侵权行为。实践中，有一种“修理”行为也有可能构成侵权，例如专门利用一些已经损坏的专利产品的零件重新组装该专利产品的生产制造行为即“再造”行为。    Ⅱ　、许诺销售专利产品。“许诺销售”翻译自英文“offering for sale”，其含意是指明确表示出售。许诺销售行为面向的对象可以是特定的，也可以是不特定的。许诺销售的行为方式有很多，可以是口头形式，也可以是书面形式，还可以是其他形式，比如发送合同要约、寄送价目表、发布广告和拍卖公告、对准备投产的产品进行宣传性展示、将商品陈列在商店里等，只要行为明确表示出销售产品的意思就应认定为许诺销售，许诺销售专利产品即为明确表示愿意出售具有权利要求所述技术特征的产品的行为。    Ⅲ　、进口专利产品。由于进口行为与制造行为在侵犯产品专利方面类似，因此《专利法》对专利产品的进口提供的也是绝对的保护，即不论进口者是否实际知道进口的产品为专利产品，只要未经专利权人许可，就构成侵权行为。实践中有一种进口行为――国内生产的专利产品出口之后，又被进口到国内即我们通常所说的“出口转内销”，在这种情况下，即使出口时该专利产品得到了专利权人的许可，但只要进口时没有得到专利权人的许可，该进口行为也被视为侵权行为。    Ⅳ　、销售、使用专利产品。与《专利法》对专利产品的制造和进口行为提供“绝对保护”不同，《专利法》对专利产品的销售和使用提供的是“相对保护”，即销售或使用的专利产品是未经专利权人许可而制造售出的，并且销售或使用者在主观上必须是故意的。专利产品的销售者或使用者只有同时满足这两个条件，其行为才被视为侵权行为。    2　、侵犯方法专利的行为。《专利法》第十一条将下述五种行为列为侵犯产品专利的行为：未经专利权人许可，为生产经营目的而（1）使用专利方法；（2）许诺销售依照专利方法直接获得的产品；（3）销售依照专利方法直接获得的产品；（4）使用依照专利方法直接获得的产品；（5）进口依照专利方法直接获得的产品。方法专利实际上就是指方法发明专利，方法发明通常分三种类型①制造加工方法即作用于物品上，使之在结构、形状或者物理化学特性上产生变化的方法；②作业方法即在不改变物品的结构、特性和功能的前提下，寻求产生某种技术上的效果的方法；③使用方法即对已知物品的新的应用方法。由于三种类型的作用对象不同，因此，对于作业方法和使用方法来说，其实施专利的行为只能是“使用该方法”，而只有制造加工方法才可以适用第十一条所列举的各种实施行为，得到专利法的延伸保护。    Ⅰ　、使用专利方法。使用专利方法是指将具有专利权利要求所述特征的方法在实践中加以使用。比如利用一项提炼高纯度花生油的方法提炼高纯度花生油。    Ⅱ　、使用、许诺销售、销售、进口依照专利方法直接获得的产品。这是对方法专利进行的延伸保护，需要强调的是，对方法专利给予延伸保护的是依照专利方法“直接”获得的产品，即实施方法专利所获得的原始产品，而不能延及后续产品。比如某方法专利是制造一种新型材料的方法，用该专利生产的新型材料即属于依照专利方法直接获得的产品，但利用这种新型材料制造的其他产品则属于后续产品，不能得到该方法专利的延伸保护。另外，依照专利方法直接获得的产品的范畴包括新产品、已知产品以及不能授予专利权的其他产品，例如动植物品种。实践中还应注意，对于依照某种方法直接获得的新产品，最好将该新产品和方法并案申请专利，这样可以使专利保护的范围尽可能的最大化。    二　、外观设计。    1　、外观设计专利产品。由于在申请外观设计专利时，要求一并指明该外观设计所适用的产品，而外观设计也只能通过一定的产品才能表现出来，因此在判断制造、销售和进口行为是否构成侵犯外观设计专利权时，首先要分析制造、销售和进口的行为对象是否属于外观设计专利产品。通常以下几种情况可以认定属于外观设计专利产品：（1）产品与外观设计专利指定产品相同，其外观设计与外观设计专利相同；（2）产品与外观设计专利指定产品相同，其外观设计与外观设计专利相近似；（3）产品与外观设计专利指定产品类似，其外观设计与外观设计专利相同；（4）产品与外观设计专利指定产品类似，其外观设计与外观设计专利相近似。    2　制造、销售、进口其外观设计专利产品。对于外观设计专利权的保护其实就是对外观设计专利产品的保护，因此侵犯外观设计专利产品的行为方式与侵犯发明和实用新型专利产品的行为方式基本相同，但由于赋予外观设计专利的主要目的在于阻止第三人未经许可在制造有关产品时复制受专利权保护的外观设计以及TRIPS协议中没有要求其成员赋予外观设计权利人禁止第三人进行“许诺销售”行为的权利，因此，“使用”和“许诺销售”行为不被专利法视为侵犯外观设计专利权的行为。    综上所述，认真分析和理解专利法第十一条的规定，对于我们在处理专利事务时是十分有益的，尤其是在签订专利实施许可合同、判断专利侵权行为、实施专利权时是十分有帮助的。