简析专利侵权诉讼中“多余指定原则”及适用

54 2007-04-18 00:00

根据《专利法》及《审查指南》的要求,发明创造被授予专利权后,专利权利要求书的内容应当是确定不变的,专利权人不能再自行对权利要求书进行修改。但是在实践中,由于各种原因,权利要求书中的独立权利要求中常会被写入一些与专利所要解决问题无关的技术特征,这些技术特征作为必要技术特征被写入独立权利要求,会造成专利保护范围的缩小,从而损害了专利权人的利益。为了尽可能地保护专利权人,便产生了多余指定原则。    概括地讲,所谓多余指定原则,是指在专利侵权诉讼中,忽略记载在独立权利要求中的非必要技术特征(附加技术特征),仅以专利独立权利要求中的必要技术特征来确定专利保护范围,判定被控侵权客体是否覆盖专利保护范围的原则。    我国《专利法》对“多余指定原则”未作直接规定,而是由法官行使自由裁量权而形成的新的专利判定原则。因此,如何正确适用“多余指定原则”对于有效保护诉讼双方当事人的合法权益有着十分重要的影响。下面,笔者将通过一个案例具体分析“多余指定原则”的适用。    【案例】    原告北京市太阳能研究所于1990年获得一项名称为“一种新型电发热体及技术”的发明专利,其独立权利要求包括电热膜、绝缘底层和中间体及其组成等技术特征。被告东莞市豪特电器公司的产品有的没有绝缘底层。原告在诉讼中主张绝缘底层是附加技术特征,被告则认为绝缘底层是原告在专利审查程序中收到审查员的审查意见书之后写进独立权利要求的,因而是该专利的必要技术特征。    法院在详细分析了原告专利的技术方案和发明目的之后,得出绝缘底层只是为了提高底材的电绝缘性能、与电发热无关的结论,并结合专利说明书中“凡是绝缘性能已经达到电器产品设计要求的底材,都可以省去绝缘层”的记载和实施例,认定绝缘底层是电热体在不同底材上应用时的一种可选择的技术特征,因而是附加技术特征。被告产品侵权成立。    【律师分析】     一、在本案中,法院根据原告的请求,在诉讼过程中适用了“多余指定原则”。那么,如果原告不请求,法院是否能够主动适用“多余指定原则”呢?回答是否定的。如何撰写独立权利要求是专利权人的民事权利,法院无权干预。“多余指定原则”的适用,实际上就是对专利权人民事权利的处分,因此,在侵权诉讼中,如果原告不请求,法院只能根据已有的权利要求,结合说明书及附图对权利要求的解释,确定专利保护的范围,而不能主动适用“多余指定原则”。    二、根据“多余指定原则”的要求,在适用该原则时,仅应针对独立权利要求进行,将写入独立权利要求的附加技术特征从独立权利要求中分离,从而重新确定独立权利要求的必要技术特征。    三、在适用“多余指定原则”时,首先明确现有的独立权利要求中所包含的必要技术特征,从中选出附加技术特征,然后按照下面的顺序和方法进行分析。    1、没有在专利说明书中对其功能、作用加以说明的技术特征,不能认定为附加技术特征。    2、删除后,对该专利的实现或基本实现没有产生影响的技术特征,或者与发明目的不符的技术特征,可以认定为附加技术特征。在判断某一技术特征是否与发明目的不符时,应当从该技术特征的作用判断,而判断某一技术特征的作用,应当结合说明书及其附图进行。    3、与已知技术比较,没有新颖性、创造性的技术特征,应当认定为附加技术特征。必要技术特征是专利区别于已知技术的关键,因此一项发明创造的必要技术特征要满足新颖性、创造性、实用性的要求才有可能被授予专利权。    4、侵权诉讼中,专利权人对技术特征的解释与其在专利审批过程中的说明不一致的,该技术特征不能认定为附加技术特征。    通过以上过程最终认定出附加技术特征后,应当重新确定专利保护的范围,从而判断侵权是否成立。总之,“多余指定原则”作为专利侵权判定的原则之一,在适用中应当谨慎。适用“多余指定原则”时,还应适当考虑专利权人的过错责任,并在赔偿损失时予以体现。